Markaların tescil edildiği emtia ve sınıflarda kural olarak belirli bir süre içerisinde kullanılıyor olması gerekmektedir. Bu hususa mülga 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK’ da hem bir iptal sebebi hem de hükümsüzlük sebebi olarak yer verilmiş ve daha sonra Anayasa Mahkemesi tarafından her iki madde de mülkiyet hakkının olağan dönemde çıkan KHK ile sınırlandırılamayacağından bahisle iptal edilmiştir. Ancak, 10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu’ nda markanın kullanılmaması sadece bir iptal sebebi olarak öngörülmüştür.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’ nun (“SMK”) 9. maddesinde de belirtildiği üzere tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına 5 (beş) yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilmektedir. Kanun koyucunun böyle bir hüküm koymasındaki amaç, markayı kullanmadığı sınıf ve emtialarda haksız yere tescil eden kişilerin önüne geçmektir.
Tescilli Markanın 5 Yıl Süre İle Kullanılmaması Halinde İptal Koşulları Nelerdir?
SMK’ nın “Markanın Kullanılması” başlıklı 9. maddesinin 1. fıkrası şu şekildedir; “Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.”
Buna göre tescilli bir markanın tescil tarihinden itibaren 5 (beş) yıl içinde haklı bir sebep olmaksızın tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’ de ciddi biçimde, aktif olarak kullanılmaması ya da kullanımına 5 (beş) yıl kesintisiz ara verilmesi halinde markanın iptaline karar verileceği hükme bağlanmıştır.
Tescilli markanın kullanılmış sayılması için markanın ciddi olarak kullanılmış olması gerekir. Ciddi kullanım ile kastedilen, markayı ticari amaçla kullanma niyet ve isteğidir. Kullanımın ciddi olup olmadığının her somut olayda ayrıca ele alınması gerekmektedir. Özellikle kullanımın türü, süresi, kapsamı ve coğrafi alanı gibi objektif kriterler esas alınarak bir değerlendirme yapılması uygun olur. Nitekim madde gerekçesinde de kullanımın markanın tescil amacı dâhilinde, işlevine uygun, yani ticari hayatın içinde, markanın fonksiyonlarının yerine getirilmesi için kullanımı gereğine işaret edilmiştir. Gerekçede sözü edilen kullanım esasen “markasal kullanım” olarak nitelendirilebilir.
Türk Patent ve Marka Kurumu’ nun (“TÜRKPATENT”) Kullanım İspatı Kılavuzunda da ifade edildiği üzere;
- Markanın ciddi kullanımı, markanın fiilen kullanımını gerektirmektedir. Dolayısıyla, tek amacı markadan kaynaklanan hakları sürdürmek olan simgesel kullanım ciddi kullanım olarak kabul edilemez.
- Bir markanın ciddi kullanımı, markanın esas işlevine, yani tescile konu malların veya hizmetlerin kaynağını ayırt etme işlevine uygun biçimde gerçekleştirilmelidir.
- Ciddi kullanım, kullanımı gerçekleştiren işletmenin kendi içindeki kullanımı değil, markanın kapsamında yer alan malların veya hizmetlerin piyasadaki kullanımını (ticari etki oluşturacak kullanımı) gerektirir.
- Ciddi kullanım halihazırda piyasaya sürülmüş veya piyasaya sürülmek üzere olan ve bunun için reklam kampanyaları hazırlanarak müşterilere ulaştırılmış mallara veya hizmetlere ilişkin olmalıdır.
- Bir markanın kullanımının ciddi kullanım olup olmadığı değerlendirilirken, markanın ticari kullanımını oluşturan tüm faktörler ve durumlar dikkate alınmalıdır. (Markanın ticari kıymetinin gerçek olup olmadığı, özellikle bu kullanımın ilgili ticari sektörde mallar ve hizmetler için pazar oluşturma veya pazar payı yaratma etkileri sağlayabilecek kullanım olarak görülüp görülemeyeceği gibi.)
- İnceleme konusu vakanın kendi şartları, diğerlerinin yanı sıra, incelenen malların ve hizmetlerin niteliğine, ilgili piyasanın özelliklerine, markanın kullanım sıklığına ve ölçüsüne önem verilmesini gerektirebilir.
- Kullanımın ciddi kullanım olarak kabul edilebilmesi için kullanım miktarının her zaman yüksek olması gerekmez. Bu husus ilgili piyasanın, inceleme konusu malların ve hizmetlerin özelliklerine bağlıdır.
Ayrıca belirtmek gerekir ki, ciddi kullanım halinde illa ki bir kazanç elde edilmesi şart değildir. Kanun koyucu bu konuda tescilli markanın ciddi kullanım niteliği ile ilgili önemli bir istisnaya yer vermiştir. Bunlardan en önemlisi de markanın ayırt edici unsurlarının, değiştirilmeksizin farklı unsurlarla kullanılmasının da markayı kullanma olarak kabul edilmesidir.
Kimi durumlarda markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması hali dahi ciddi kullanım olarak değerlendirilebilmektedir.
5 Yıllık Sürenin Başlangıcı
Marka başvurusundan itibaren tescile kadar geçen zamanda kullanma zorunluluğu bulunmayıp tescil prosedürü uzun sürebileceğinden, kanunda da 5 yıllık sürenin başlangıcı olarak tescil tarihi öngörülmüştür. Markanın devrinde veya lisans olarak kullandırılmasında da bu 5 yıllık süreler yeniden başlamayacak olup, tescil tarihi esas alınacaktır.
Markanın Lisans Yoluyla Kullanılmasının Markanın Kullanılmamasına Dayalı İptal Davasına Etkisi
Markanın üçüncü kişiye lisans verme yoluyla kullandırılması mümkündür. Ancak olası bir kullanmamaya dayalı iptal davasında lisans alan kişinin de ciddi kullanım şartını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Yani sadece lisans vermek marka kullanımının varlığına bir karine oluşturmayacaktır.
Markalarda Kullanmamaya Dayalı İptal Davalarında İspat Yükü
Kural olarak HMK ve TMK gereği iddia sahibinin iddiasını ispat yükü altında olsa da, bu davalarda ispat yükü yer değiştirmekte ve davalıya geçmektedir. Bu bağlamda marka sahibine karşı açılan kullanmamaya dayalı iptal davalarında marka sahibi markayı kullandığını ispatla yükümlüdür. İspat olarak ise markanın ilgili emtia ve sınıflarda kullanıldığını gösteren dergi, broşür, fatura ve görseller gibi her türlü delil gösterilebilir.
Markanın İptal Talebinde Yetkili Makam Kimdir ve Nereye Başvurulur?
SMK’ nın “İptal Halleri ve İptal Talebi” başlıklı 26. maddesinde ifade edildiği üzere yukarıda bahsi geçen iptal hallerinin mevcut olması halinde ilgili markanın iptaline ilişkin talebin ibraz edileceği makam TÜRK PATENT’ tir. İdari iptal yetkisinin düzenlenmesi ve yetkinin Türk Patent ve Marka Kurumu’ na verilmesinin nedeni Avrupa Birliği’nin marka mevzuatına uyumlu olmasının amaçlanmış olmasıdır.
Ancak kanun koyucu 26. maddenin yürürlük tarihini yayımı tarihinden itibaren 7 (yedi) yıl sonra 10.01.2024 olarak düzenlemiştir. Dolayısıyla 10.01.2024 tarihine kadar markanın iptaline karar verme yetkisi Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri tarafından kullanılacak olup (Bu mahkemelerin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.) belirlenen tarihten sonra ise karar verme makamı olarak TÜRKPATENT belirlenmiştir.
